Recht & Praxis: Kippt die Marke „Black Friday“?

Der „Black Friday“ hat sich nicht nur in den USA, sondern inzwischen auch in Deutschland zu einem feststehenden Begriff für den Tag entwickelt, an dem der Einzelhandel Ende November mit besonderen Angeboten um Kunden wirbt. Zum Ärgernis vieler Modehändler ist „Black Friday“ in Deutschland schon seit Jahren eine eingetragene Marke, aber ein jüngstes ergangenes Urteil des Landgerichts Berlin sieht das anders.

Markenrechtlicher Schutz der Bezeichnung „Black Friday“

Die Bezeichnung „Black Friday“ wird nicht nur von vielen Unternehmen für ihre Werbeaktionen genutzt. Sie wurde in Deutschland im Jahr 2013 auch zugunsten der Super Union Holdings Ltd. mit Sitz in Hongkong für zahlreiche Waren und Dienstleistungen als Marke eingetragen. Das hat seither immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Nachdem Super Union wegen angeblich markenrechtsverletzender Verwendung des Begriffs „Black Friday“ gegen Händler und Portale vorgegangen war, wurde die Marke mit zahlreichen Löschungsanträgen angegriffen. Viele Händler und Portale wählen seither abweichende Formulierungen (etwa „Black Week“, „Super Friday“, „Black Deals“, „Black Friyay“), um möglichst keinen Ärger mit Super Union zu riskieren.

Die Entscheidung des Bundespatentgerichts

Das Deutsche Patent- und Markenamt ordnete in der Folgezeit zunächst die Löschung der Marke „Black Friday“ für alle Waren und Dienstleistungen an. Im Jahr 2019 entschied dann jedoch das Bundespatentgericht, dass die Löschungsentscheidung nur zu einem kleinen Teil richtig gewesen sei. Es sei zwar bereits im Anmeldezeitpunkt abzusehen gewesen, dass sich die Bezeichnung „Black Friday“ als Schlagwort für eine Rabattaktion etablieren würde. Allerdings gelte das nur für den Bereich der Werbedienstleistungen sowie der Handelsdienstleistungen mit Elektro- und Elektronikwaren. Deshalb unterliege das Zeichen auch nur für diese Dienstleistungen einem Freihaltebedürfnis mit der Folge, dass der Begriff „Black Friday“ insoweit nicht markenrechtlich geschützt werden könne. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts ist allerdings noch nicht rechtskräftig, das Verfahren liegt derzeit beim Bundesgerichtshof.

Die neue Entscheidung des Landgerichts Berlin

In einem aktuellen Urteil hat das Landgericht Berlin (Az. 52 O 320/19) nunmehr die Wortmarke „Black Friday“ auch mit Blick auf alle übrigen Waren und Dienstleistungen für verfallen erklärt.

Nach den Regelungen des Markenrechts wird die Eintragung einer Marke auf Antrag für verfallen erklärt und gelöscht, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nicht rechtserhaltend benutzt wird. Da die Löschung auch nur für einen Teil der eingetragenen Waren oder Dienstleistungen erfolgen kann, muss der Markeninhaber die Marke grundsätzlich vollumfassend (also für alle in der Markeneintragung genannten Waren und/oder Dienstleistungen) nutzen, wenn er einen (teilweisen) Verlust des markenrechtlichen Schutzes verhindern will. Diesen Regelungen kommt gerade bei Marken, die für eine Vielzahl von Waren und Dienstleistungen aus unterschiedlichen Bereichen eingetragen sind, eine besondere Bedeutung zu.

Das Landgericht Berlin hat zur Begründung des Verfalls der Marke „Black Friday“ darauf abgestellt, dass Super Union das Zeichen nur dafür benutzt habe, um Rabattaktionen zu bewerben. Dabei habe es sich jedoch um eine beschreibende und nicht um eine sogenannte markenmäßige Verwendung gehandelt. Rein beschreibende Verwendungen einer Marke stellen aber grundsätzlich keine rechtserhaltende Benutzung dar, weil sie eben nicht „markenmäßig“ geschehen. Eine Benutzung als Marke liegt vielmehr nur dann vor, wenn die Marke als Herkunftshinweis verwendet wird. Ein Beispiel: Hätte man es rein theoretisch geschafft, sich das Wort „Diesel“ für Treibstoff als Marke zu sichern, wäre die Benutzung der Marke „Diesel“ für Treibstoff glatt beschreibend. Die Benutzung der Marke „Diesel“ für Bekleidung hingegen erlaubt es dem Verkehr, auf die Herkunft der Ware zu schließen. Eine solche Benutzung kann markenmäßig und damit rechtserhaltend sein.

Im vorliegenden Fall hat das Gericht auch eine rechtserhaltende Benutzung durch die Verwendung des Zeichens „Black Friday“ in Kombination mit dem ®-Symbol abgelehnt. Denn das Zeichen „Black Friday“ sei aus Sicht des Verkehrs im Sinne einer Rabattaktion verwendet worden. Es könne nicht davon ausgegangen werden, dass die angesprochenen Verkehrskreise die Werbung wegen des ®-Symbols anders verstanden hätten. Super Union hat gegen das Urteil des Landgerichts Berlin jedoch inzwischen Berufung eingelegt.

Marke „Black Friday“ bleibt zunächst im Register eingetragen

Für die Marke „Black Friday“ ist damit das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es bleibt abzuwarten, ob die oben genannten Entscheidungen des Bundespatentgerichts und des Landgerichts Berlin in der jeweils nächsten Instanz bestätigt werden. Davon wird es abhängen, ob die Bezeichnung „Black Friday“ in Zukunft frei benutzt werden darf oder nicht. Bis dahin wird die Marke „Black Friday“ im Register bleiben – und die deutschen Gerichte sind jedenfalls grundsätzlich an deren Eintragung gebunden.

Geschrieben von Janina Wortmann, LL.M. (Cape Town) und Dr. Fabian Kunkel, Noerr PartGmbB. Janina Wortmann ist Rechtsanwältin und Associated Partner in der Praxisgruppe Gewerblicher Rechtsschutz im Münchener Büro der Noerr PartGmbB. Sie berät nationale und internationale Unternehmen in allen Bereichen des Marken- und Designrechts. Darüber hinaus berät sie im Wettbewerbs- und Vertriebsrecht. Einen Schwerpunkt bildet dabei die Beratung von Unternehmen in der Mode- und Kosmetikbranche. Janina Wortmann ist Lehrbeauftragte für Marken- und Designrecht an der AMD Akademie Mode Design in München.

Dr. Fabian Kunkel ist Rechtsanwalt in der Praxisgruppe Gewerblicher Rechtsschutz im Münchener Büro der Noerr PartGmbB. Er berät zu allen Fragen des Marken-, Design- und Wettbewerbsrechts.

Foto: Max Fischer / Pexet